Brand Protection

 

Strategia di difesa dei marchi depositati/registrati

 

Servizio di Sorveglianza

Dopo il deposito del marchio presso i competenti uffici marchi e brevetti e’ opportuno monitorare se vengono depositati in seguito nelle classi di interesse marchi uguali o simili al fine di intraprendere le adeguate azioni di tutela del segno distintivo di cui si ha l’esclusiva.

Il servizio informa il titolare di marchi depositati quando vengono depositati marchi uguali o simili al proprio.

Cio’ permette al titolare del marchio anteriore di poter contestare il deposito in tempo utile al fine di tutelare il proprio brand. Il mancato monitoraggio con il passare del tempo puo’ infatti inibire la possibilita’ di contestare i nuovi depositi.

Ad esempio per i marchi comunitari occorre fare opposizione prima che vengano registrati entro 3 mesi dalla pubblicazione degli stessi.

Spesso i servizi di sorveglianza hanno un costo riferito per singola classe. Noi offriamo la possibilita’ per l’utente di personalizzare il monitoraggio in relazione alle proprie esigenze a costi molto competitivi.

Per i marchi da noi depositati nel corso del 2024, il servizio di sorveglianza e' scontato del 50% per il primo anno.

 

Servizi di sorveglianza 

• - sorveglianze di marchi italiani
• - sorveglianze estere a richiesta:
• - sorveglianza di marchi mondiale

(include stati uniti marchi federali pubblicati escluse le sorveglianze speciali per stati uniti)

• - sorveglianza di marchi unione europea (ue)

(marchio italiano + marchio internazionale + marchio comunitario + marchi nazionali dei 27 paesi unione europea)

• - sorveglianza di marchi Europa
• - sorveglianza di marchi America centrale, sud america, stati uniti (marchi federali pubblicati) e canada.
• - sorveglianza speciale per stati uniti marchi 50 stati (marchi statali)
• - sorveglianza speciale per stati uniti marchi federali non pubblicati
• - sorveglianza speciale per stati uniti marchi common law (banca dati business names, common low e nomi di dominio)
• - sorveglianza di marchi Asia e Oceania
• - sorveglianza di marchi Medio oriente e africa
• - sorveglianza di marchi Paesi dell’accordo e del protocollo di madrid
• - sorveglianza di marchi paesi nordici
• - sorveglianza di marchi un paese in caratteri latini
• - sorveglianza di marchi cina in caratteri non latini (in caratteri cinesi)
• - Sorveglianza speciale a paese
• - Sorveglianza sul nome del titolare  mondiale tutte le classi
• - Sorveglianza speciale di colori o combinazioni di colori max. 3 colori

Perche’ e’ opportuno attivare un servizio di sorveglianza ?

 Art. 22 CPI E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Dopo il deposito del marchio presso competenti uffici marchi e brevetti e’ opportuno monitorare se vengono depositati in seguito nelle classi di interesse marchi uguali o simili al fine di intraprendere le adeguate azioni di tutela del segno distintivo di cui si ha l’esclusiva. Il servizio informa il titolare di marchi depositati quando vengono depositati marchi uguali o simili al proprio.

Cio’ permette al titolare del marchio anteriore di contestare il deposito in tempo utile al fine di tutelare il proprio brand. Il mancato monitoraggio con il passare del tempo puo’ infatti inibire la possibilita’ di contestare i nuovi depositi.

Ad esempio per i marchi comunitari occorre fare opposizione  prima che vengano registrati entro 3 mesi dalla pubblicazione degli stessi.

La procedura di opposizione e’ una procedura amministrativa presso i competenti uffici marchi.

Non e’ una procedura cautelare presso un tribunale civile o penale.  I costi sono molto contenuti e i tempi di risoluzione sono celeri “da alcuni mesi a mediamente 1 anno nella maggioranza dei casi” .

Solitamente la procedura prevede un periodo in cui le parti possono trovare un accordo e chiudere la vertenza. Esempio ritiro del marchio in contraffazione, limitazione della classe, accordo di coesistenza.

L’inerzia nella difesa attiva del proprio segno  può generare annacquamento della forza del marchio in presenza di numerosi segni identici e simili da un punto di vista fonetico fino al rischio di decadenza del segno medesimo.

In cosa consiste il servizio di sorveglianza

Cosa viene controllato:

• - i depositi di nuovi marchi simili nei paesi di interesse.
• - se il marchio e’ figurativo si puo’ controllare prevalentemente la parte fonetica o la parte figurativa. Per controllare entrambe sono due sorveglianze differenti e complementari.

 

Cosa non viene controllato:

• - ragioni sociali identiche in paesi esteri “opzionale”
• - registrazione di nomi di dominio identici o simili “ci si può accorgere in molti casi dopo l’uso tramite ricerca libera in google.”
• - deposito del segno verbale come testata giornalistica in tribunale “ci si puo’ accorgere dall’uso in internet l’uso tramite ricerca libera in google”.
• - deposito come segno  di liste per partito o movimento politico, denominazioni di origine.

 

sorveglianze opzionali su domini, ragioni sociali...estere...da attivare su richiesta.

 

• - segni utilizzati anche localmente “marchi di fatto” mai depositati. “ci si può accorgere in molti casi dopo l’uso tramite ricerca libera in google.”

 

Nb: il servizio di sorveglianza “copre a titolo puramente esemplificativo  90% delle situazioni critiche” ma  e’ a supporto di una normale attivita’ di controllo del mercato da parte del cliente “che copre il restante 10% delle criticità”.

I marchi in questione possono essere individuati consultando i cataloghi delle principali fiere del settore, controllando i principali concorrenti  in fiera, sito web, monitorando i prodotti dei concorrenti  venduti nei principali canali di distribuzione.

Se non si blocca in breve tempo l’uso di segni  non depositati come marchi ma utilizzati come marchi di fatto, e’ difficile poi dimostrare che vi sia una urgenza ad interromperne l’uso perché ciò crea confusione e rischio di associazione alla clientela e agire con azioni cautelari quando es. un concorrente ha usato un segno non depositato per anni negli stessi punti vendita e per prodotti identici in diversi paesi e per grossi volumi di vendita e per anni non me ne sono mai accorto a causa del mancato controllo visivo in loco dei canali distributivi.

• - controllo che la parola venga scritta nelle pubblicazioni annuali dei dizionari, enciclopedie .. riportando la precisazione che e’ un marchio registrato di….

Es .nutella

https://www.treccani.it/enciclopedia/eol-nutella-r

Se non si intima l’aggiunta della precisazione alla casa editrice per la successiva edizione, si rischia al 99,99% la decadenza del segno per volgarizzazione. “il servizio e’ opzionale”

 

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