Brand Protection
Strategia di difesa dei marchi depositati/registrati
Evitare la decadenza e archiviare le prove di uso.
Art. 26. CPI Decadenza
Il marchio decade:
- a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
- b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
- c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
Art. 24. CPI Uso del marchio
- A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso “importanza d registrare le licenze concesse es. in alcuni paesi esteri in cui non viene riconosciuto l’uso da parte di un licenziatario se non vi e’ registrazione presso il competente ufficio marchi locale della licenza anche se questa e’ stata trascritta al wipo”, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
- Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
- Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
- Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
La dimostrazione d’uso, le Indagini Demoscopiche hanno costi molto alti.
E’ buona norma predisporre in azienda un fascicolo sull’uso del marchio in cui aggiungere annualmente documentazione “anche in formato elettronico avendo cura di conservare delle copie di sicurezza”.
A titolo esemplificativo non esaustivo, conservare copia in cui risultano i marchi utilizzati di:
- - cataloghi di fiere;
- - stampa con data delle pagine del sito internet;
- - stampa statistiche mensili e annuali del sito web;
- -domini web utilizzati anche come redirect stampa videata data di attivazione e titolare;
- - nelle fatture e’ opportuno che nella descrizione degli articoli riportino l’identificazione con i marchi utilizzati e si possa risalire mediante la tenuta di contabilita’ analitica ai volumi di vendita dei singoli prodotti venduti con i relativi marchi per periodo almeno annuale, area geografica es. per l’italia a livello provinciale, regionale;
- - nella carta intestata, fatture riportare i loghi dei marchi depositati;
- - stampare annualmente un report delle vendite (numero di pezzi e ricavi) per singolo marchio per paese, italia (regione, provincia);
- - allegare al report 10/15 fatture a campione per marchio utilizzato per provincia e/o regione;
- - conservare documentazione pubblicita’ effettuata anche registrazioni video, copie di articoli di giornale e pubblicazioni;
- - copia delle licenze d’uso concesse e/o stampa visura delle trascrizioni di tali licenze presso i competenti uffici marchi;
- - dimostrazione spese pubblicitarie e di sponsorizzazione effettuare. Fatture, contratti di sponsorizzazione.
In questo modo se serve tale documentazione si ha gia’ il fascicolo pronto da cui vagliare la documentazione di interesse da presentare come prova d’uso.
