Brand Protection

 

Strategia di difesa dei marchi depositati/registrati

 


1) Servizio di Sorveglianza

Dopo il deposito del marchio presso i competenti uffici marchi e brevetti e’ opportuno monitorare se vengono depositati in seguito nelle classi di interesse marchi uguali o simili al fine di intraprendere le adeguate azioni di tutela del segno distintivo di cui si ha l’esclusiva. Il servizio informa il titolare di marchi depositati quando vengono depositati marchi uguali o simili al proprio.

Cio’ permette al titolare del marchio anteriore di poter contestare il deposito in tempo utile al fine di tutelare il proprio brand. Il mancato monitoraggio con il passare del tempo puo’ infatti inibire la possibilita’ di contestare i nuovi depositi.

Ad esempio per i marchi comunitari occorre fare opposizione prima che vengano registrati entro 3 mesi dalla pubblicazione degli stessi.

Spesso i servizi di sorveglianza hanno un costo riferito per singola classe. Noi offriamo la possibilita’ per l’utente di personalizzare il monitoraggio in relazione alle proprie esigenze a costi molto competitivi.

Per i marchi da noi depositati nel corso del 2024, il servizio di sorveglianza e' scontato del 50% per il primo anno.

 


Servizi di sorveglianza 

sorveglianze di marchi italiani

sorveglianze estere a richiesta:

- sorveglianza di marchi mondiale

(include stati uniti marchi federali pubblicati escluse le sorveglianze speciali per stati uniti)

- sorveglianza di marchi unione europea (ue)

(marchio italiano + marchio internazionale + marchio comunitario + marchi nazionali dei 27 paesi unione europea)

-sorveglianza di marchi Europa

- sorveglianza di marchi America centrale, sud america, stati uniti (marchi federali pubblicati) e canada.

- sorveglianza speciale per stati uniti marchi 50 stati (marchi statali)

- sorveglianza speciale per stati uniti marchi federali non pubblicati

- sorveglianza speciale per stati uniti marchi common law (banca dati business names, common low e nomi di dominio)

- sorveglianza di marchi Asia e Oceania

- sorveglianza di marchi Medio oriente e africa

- sorveglianza di marchi Paesi dell’accordo e del protocollo di madrid

- sorveglianza di marchi paesi nordici

- sorveglianza di marchi un paese in caratteri latini

- sorveglianza di marchi cina in caratteri non latini (in caratteri cinesi)

- Sorveglianza speciale a paese

- Sorveglianza sul nome del titolare  mondiale tutte le classi

- Sorveglianza speciale di colori o combinazioni di colori max. 3 colori


Perche’ e’ opportuno attivare un servizio di sorveglianza ?

 Art. 22 CPI E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Dopo il deposito del marchio presso competenti uffici marchi e brevetti e’ opportuno monitorare se vengono depositati in seguito nelle classi di interesse marchi uguali o simili al fine di intraprendere le adeguate azioni di tutela del segno distintivo di cui si ha l’esclusiva. Il servizio informa il titolare di marchi depositati quando vengono depositati marchi uguali o simili al proprio.

Cio’ permette al titolare del marchio anteriore di contestare il deposito in tempo utile al fine di tutelare il proprio brand. Il mancato monitoraggio con il passare del tempo puo’ infatti inibire la possibilita’ di contestare i nuovi depositi.

Ad esempio per i marchi comunitari occorre fare opposizione  prima che vengano registrati entro 3 mesi dalla pubblicazione degli stessi.

La procedura di opposizione e’ una procedura amministrativa presso i competenti uffici marchi. Non e’ una procedura cautelare presso un tribunale civile o penale.  I costi sono molto contenuti e i tempi di risoluzione sono celeri “da alcuni mesi a mediamente 1 anno nella maggioranza dei casi” . Solitamente la procedura prevede un periodo in cui le parti possono trovare un accordo e chiudere la vertenza. Esempio ritiro del marchio in contraffazione, limitazione della classe, accordo di coesistenza.

L’inerzia nella difesa attiva del proprio segno  può generare annacquamento della forza del marchio in presenza di numerosi segni identici e simili da un punto di vista fonetico fino al rischio di decadenza del segno medesimo.


In cosa consiste il servizio di sorveglianza

Cosa viene controllato:

- i depositi di nuovi marchi simili nei paesi di interesse.

- se il marchio e’ figurativo si puo’ controllare prevalentemente la parte fonetica o la parte figurativa. Per controllare entrambe sono due sorveglianze differenti e complementari.

 

Cosa non viene controllato:

- ragioni sociali identiche in paesi esteri “opzionale”

- registrazione di nomi di dominio identici o simili “ci si può accorgere in molti casi dopo l’uso tramite ricerca libera in google.”

- deposito del segno verbale come testata giornalistica in tribunale “ci si puo’ accorgere dall’uso in internet l’uso tramite ricerca libera in google”.

- deposito come segno  di liste per partito o movimento politico, denominazioni di origine.

 

sorveglianze opzionali su domini, ragioni sociali...estere...da attivare su richiesta.

 

- segni utilizzati anche localmente “marchi di fatto” mai depositati. “ci si può accorgere in molti casi dopo l’uso tramite ricerca libera in google.”

 

Nb: il servizio di sorveglianza “copre a titolo puramente esemplificativo  90% delle situazioni critiche” ma  e’ a supporto di una normale attivita’ di controllo del mercato da parte del cliente “che copre il restante 10% delle criticità”. I marchi in questione possono essere individuati consultando i cataloghi delle principali fiere del settore, controllando i principali concorrenti  in fiera, sito web, monitorando i prodotti dei concorrenti  venduti nei principali canali di distribuzione.

 

Se non si blocca in breve tempo l’uso di segni  non depositati come marchi ma utilizzati come marchi di fatto, e’ difficile poi dimostrare che vi sia una urgenza ad interromperne l’uso perché ciò crea confusione e rischio di associazione alla clientela e agire con azioni cautelari quando es. un concorrente ha usato un segno non depositato per anni negli stessi punti vendita e per prodotti identici in diversi paesi e per grossi volumi di vendita e per anni non me ne sono mai accorto a causa del mancato controllo visivo in loco dei canali distributivi.

- controllo che la parola venga scritta nelle pubblicazioni annuali dei dizionari, enciclopedie .. riportando la precisazione che e’ un marchio registrato di….

Es .nutella

https://www.treccani.it/enciclopedia/eol-nutella-r

Se non si intima l’aggiunta della precisazione alla casa editrice per la successiva edizione, si rischia al 99,99% la decadenza del segno per volgarizzazione. “il servizio e’ opzionale”

 

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2) Web brand protection

Cenni preliminari


Un dominio è un nome che identifica in modo univoco sulla rete l'indirizzo di un Sito Web. Se la Vostra azienda desidera essere presente su Internet è necessario assicurare il proprio nome o marchio registrando uno o più indirizzi web. In questo modo il sito della Vostra azienda sarà rintracciata sulla rete con il nome da Voi deciso ed anche le Vostre caselle di posta saranno caratterizzate dallo stesso suffisso es. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Si possono registrare diversi tipi di indirizzi tra i quali i .it, .eu, .com, .net, .org, .us ,.biz.

La scelta spesso dipende da come si vuole caratterizzare la propria azienda su Internet, se in ambito italiano oppure internazionale.

Il nome scelto non può essere superiore a 26 caratteri nè inferiore a 3, sono accettati tutti i simboli dell'alfabeto, i numeri da 0 a 9 ed il solo "-" (segno meno).

Registrare anticipatamente i domini di interesse

previene di dover sostenere successivamente spese legali e perdere tempo per richiederne la riassegnazione. La riassegnazione del dominio non e’ mai scontata in quanto:


- possono convivere marchi uguali appartenenti a classi differenti e non confondibili. Chi registra per primo mantiene il dominio web.


- se il nome del dominio e’ descrittivo dei prodotti e servizi offerti spesso convive con altri domini uguali e/o confondibili aventi estensioni differenti e marchi grafici differenti.


I domini principali che dovrebbero essere sempre bloccati sono: .it .com .eu (dominio comunitario) e a seguire .org .net. es. nel caso di un dominio tuomarchio.com, occorrerebbe effettuare una azionale legale negli U.S.A. con possibilità di successo meno certe se non si ha un marchio internazionale e/o nazionale Statunitense.

Forniamo un servizio avanzato per aziende che necessitano di registrare a proprio nome molti domini nazionali al fine di tutelare la propria immagine e brand online da utilizzi fraudolenti che cercano di sfruttare l’altrui notorieta’ per ottenere accessi da reindirizzare sui propri siti web.

Ad oggi ci sono oltre 280 estensioni di domini web. La registrazione dei domini permette la tutela online del marchio bloccando da subito l’uso improprio online e permettendo di risparmiare in tempo e denaro su azioni legali per ottenere la riassegnazione del dominio stesso.

E’ da tenere conto che per un dominio es .com occorre intraprendere una azione legale negli Stati Uniti con i costi che ne derivano. Tante azioni legali quante sono le nazioni di interesse titolari dei domini. Vi sono poi domini nazionali la cui registrazione e’ da valutare caso per caso. Alcuni domini nazionali richiedono una sede aziendale nel paese, ogni nazione ha proprie regole per quanto concerne la registrazione e la riassegnazione e il pagamento delle tasse annuali. Una strategia complementare e’ la registrazione di domini simili e identici al dominio principale al fine di impedirne l’utilizzo improprio (domini difensivi).

Il nostro Staff vi supportera’ per una analisi della situazione attuale, scelta domini di maggior interesse e per tutte le pratiche necessarie per procedere alla registrazione e la consulenza per procedere al recupero degli stessi.

 

Per maggiori informazioni 


3) evitare la decadenza e archiviare le prove di uso.

 Art. 26. CPI Decadenza

  1. Il marchio decade:
  2. a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
  3. b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;
  4. c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

 

Art. 24. CPI Uso del marchio

  1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso “importanza d registrare le licenze concesse es. in alcuni paesi esteri in cui non viene riconosciuto l’uso da parte di un licenziatario se non vi e’ registrazione presso il competente ufficio marchi locale della licenza anche se questa e’ stata trascritta al wipo”, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
  2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.
  3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
  4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

 

La dimostrazione d’uso, le Indagini Demoscopiche hanno costi molto alti.

 

E’  buona norma predisporre in azienda un fascicolo sull’uso del marchio in cui aggiungere annualmente documentazione “anche in formato  elettronico avendo cura di conservare delle copie di sicurezza”.

A titolo esemplificativo non esaustivo, conservare copia in cui risultano i marchi utilizzati di:

- cataloghi di fiere;

- stampa con data delle pagine del sito internet;

- stampa statistiche mensili e annuali del sito web;

-domini web utilizzati anche come redirect stampa videata data di attivazione e titolare;

- nelle fatture e’ opportuno che nella descrizione degli articoli riportino l’identificazione con i marchi utilizzati e si possa risalire mediante la tenuta di contabilita’ analitica ai volumi di vendita dei singoli prodotti venduti con i relativi marchi per periodo almeno annuale, area geografica es. per l’italia a livello provinciale, regionale;

- nella carta intestata, fatture riportare i loghi dei marchi depositati;

- stampare annualmente un report delle vendite (numero di pezzi e ricavi) per singolo marchio per paese, italia (regione, provincia);

- allegare al report 10/15 fatture a campione per marchio utilizzato per provincia e/o regione;

- conservare documentazione pubblicita’ effettuata anche registrazioni video, copie di articoli di giornale e pubblicazioni;

- copia delle licenze d’uso concesse e/o stampa visura delle trascrizioni di tali licenze presso i competenti uffici marchi;

-dimostrazione spese pubblicitarie e di sponsorizzazione effettuare. Fatture, contratti di sponsorizzazione.

 

In questo modo se serve tale documentazione si ha gia’ il fascicolo pronto da cui vagliare la documentazione di interesse da presentare come prova d’uso.

Per maggiori informazioni 

VENEZIA sede legale e operativa - 30171 Mestre  - Via Col di Lana, 9

- Sede operativa - 31050 MIANE - Via Casale Moncader, 3

 

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